问题提出

本案系外观设计专利侵权纠纷，笔者基于被告方进行不侵权抗辩的过程中，发现原告外观设计专利使用状态参考图中的外观设计与被告涉案商品的视觉效果存在显著区别。故就使用状态参考图是否可以用于外观设计专利的保护范围确定进行了研究，将办案体会与研究过程记录如下：

 

简要结论：

笔者提出使用状态参考图应以图片实际作用为准，基于此确定是否影响专利保护范围。举例而言，若图片虽名为使用状态参考图但实为变化状态图，应认定影响专利保护范围。若图片实际确为仅标明产品使用场所的参考图，应认定不影响专利保护范围。

若外观申请时错误将变化状态图写成了使用状态参考图，不能因为专利证书上记载的为使用状态参考图而简单机械的认为其对保护范围不产生影响，而是要分辨该使用状态参考图记载是否错误，是否唯一推导出来是错误记载，我们称之为伪使用状态参考图，实为变化状态图，对保护范围仍然有限制作用。

 

一方面，由于外观设计专利中存在使用状态参考图是否可以用于确定保护范围，组件产品是否包含成套产品等未明之处。难免存在专利人将本欲获得保护的产品变化状态标注为使用状态参考图，或将本欲获得独立保护的套件标注为组件。进而导致在侵权案件中难以获得其本应获得的保护范围，使变化状态图和独立套件不受保护，存在不妥。另一方面，外观设计专利权的保护范围 以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，而简要说明等则是用于仅仅用于解释图片或照片，只有图片或照片难以展示保护范围才需要简要说明进行辅助性解释，而不是代替性解释。图片不因 可能存在歧义的说明或描述 而脱离图片实际作用也是应有之义。

就本问题现行法律而言，没有明确的规定确认使用状态参考图可以用于确认专利的保护范围。司法实践而言，目前各地司法实践存在差异，基于地区与专利的不同情况存在不同

结合本案办案体会，从专利权人角度提出两点建议，一是建议注意专利情况、简要说明等与参考图结合可能产生的保护范围收缩；二是提交变化状态图而非参考图，用以明确使用状态中显现的设计要素。

本案以使用状态参考图进行了不侵权抗辩并结合系列抗辩，最后法院基于使用状态参考图认定涉案商品不落入专利保护范围。

 

现行法律：

《专利法》（2021.06.01）第六十四条第二款规定，“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准”。关于专利法中提到的图片或者照片，《专利审查指南》（2017.04.01）4.2章外观设计图片或者照片中规定，“就立体产品的外观设计而言，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影视图；……必要时，申请人还应当提交该外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图以及变化状态图。……此外，申请人可以提交参考图，参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等。”

笔者认为：专利法与专利审查指南中并未明确参考图对保护范围的影响。值得注意的是，一、审查指南中必要时应当提交的是变化状态图，而参考图仅是可以提交。二、审查指南也仅就参考图通常用途进行了确认，并不排除其可以用于确定专利保护范围。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》（2017.04.20）规定，“对于变化状态产品的外观设计专利，其各种变化状态图均应纳入保护范围，被诉侵权设计与变化状态图所示的各种使用状态的外观设计均相同或者相近似的，应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。被诉侵权设计缺少部分使用状态的外观设计或者与其不相同也不相近似的，应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等，不能用于确定变化状态产品外观设计专利的保护范围。”

笔者认为：北京高院的判定指南明确确认了参考图不能用于确定专利的保护范围，但这一指南早于2018年最高院知产年报的28件典型案例之一（详见下文（2018）最高法民再8号），且观点存在抵触，可能存在司法实践已产生变化。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（2021.01.01）规定，“第十七条 对于变化状态产品的外观设计专利，被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。”

笔者认为：本条明确了变化状态图可以确定专利的保护范围，但参考图而言，笔者认为不能因为本条中未提及参考图就否认参考图对于保护范围的作用。

 

司法实践：

（2018）最高法民再8号中，法院认为：“本案中，涉案专利的六视图显示的是电动伸缩门在收缩状态下的外观设计，仅有状态参考图1、2显示电动伸缩门在展开状态下的外观设计。一般消费者结合简要说明，使用状态参考图1、2和其他图片，以及涉案专利名称中的“电动伸缩门”，可以清楚地理解涉案专利产品为状态可以变化的产品，使用状态参考图1、2表示的即为展开状态下的产品外观设计。因此，如果不考虑使用状态参考图1、2对涉案专利权保护范围的影响，会与涉案专利简要说明发生明显抵触。综上，在使用简要说明解释图片所表示的产品外观设计的基础上，在确定涉案专利权的保护范围时应当考虑使用状态参考图1、2中的内容。”

笔者认为：经查询，本案专利电动伸缩门（200930005896.2）简要说明中记载：“1.本外观设计仰视图在正常状态及使用状态均不可见，故省略。2.本外观设计俯视图在正常状态不可见，故省略。”本案是《最高人民法院知识产权案件年度报告（2018）》中的28个典型案例之一，且是报告中唯一的外观设计专利案件。

（2020）浙民终1027号中，法院认为：“恒盛公司主张被诉侵权产品与涉案专利的使用状态参考图相比存在明显区别，故二者不构成近似。但是，使用状态参考图不能用于确定外观设计专利权的保护范围，不能用于侵权比对，故涉案专利文件附图中仅在使用状态参考图中显示的套帽不应被纳入比对范围。恒盛公司上诉就此所提异议不能成立。”

笔者认为：经查询，本案专利眼部按摩导入仪（201530335447.X）简要说明中记载：“1.本外观设计产品的名称：眼部按摩导入仪。2.本外观设计产品的用途：一种促进肌肤血液循环的仪器。3.本外观设计的设计要点：本产品的主要设计要点在于产品的整体外形。4.最能表明设计要点的图片或者照片：主视图。”本案中可以看出，仍存在使用状态参考图对于保护范围不产生影响的可能。

（2017）浙民终22号中，法院认为：“《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十六条规定，对于组装关系唯一的组件产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其组合状态下的外观设计相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。本案中，被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品均为组装关系唯一的牙具架套装，因此，本案的关键问题是对于一般消费者而言，被诉侵权产品外观设计与涉案专利组合状态下的外观设计是否相同或者近似。一审法院虽然在判决书附图中将使用状态参考图标示为组合状态图存有不当，但在确定涉案专利保护范围及侵权比对中，仍以涉案专利组合状态下的外观设计为准，符合上述司法解释的相关规定。”

笔者认为：本案涉案专利牙具架（三杯套装）（201430450586.2）。二审中不认可将参考图与组合状态图混为一谈，但由于组装关系唯一，专利图片中唯一体现了组装关系的参考图仍影响了专利的保护范围。

（2019）粤民终471号中，法院认为：“本院认为，使用状态参考图仅有参考作用，并非专利权人要求保护的外观设计，一审拒绝将之作为专利保护范围与被诉产品予以比对，并无不当。”

笔者认为：本案需要注意系广东高院于2019年的判决，而上文提到的2018最高院年报再审案例中的案件二审法院即广东高院。综合两案的案情及法院观点，参考图结合专利情况可能对保护范围产生影响，但单独主张参考图确定保护范围存在风险。

 

类似问题研究

外观专利中关于组件产品和成套产品也存在类似的问题。由于组件产品是否包含成套产品同样存在未明之处，简要说明中以“组件”进行命名的部分设计是否可以认定为套件，司法实践中也多不严格按照命名区分，以该设计实际情况确定。

法律规定而言，组件产品与成套产品在保护和标注上应当存在区别。组件产品构件视图应标注“组件”字样，组装关系唯一的组件产品比对组合状态下的外观设计，组装关系不唯一的组件产品比对全部单个构件。成套产品每件产品视图应标注“套件”字样，每一套件均独立进行比对。具体可见《专利审查指南》（2017.04.01）、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（2021.01.01）。

司法实践中区分则多以实际情况确定，标注为组件的部分仍可能获得独立保护。江苏高院（2021）苏民终303号案中，涉案专利成套茶具（旅行）（201930007829.8）中标明组件1-组件6。上诉人上诉理由中称“涉案外观设计专利应属于组件产品而非成套产品……组件产品比对原则需要被诉侵权设计与全部单个构件的外观设计相同或近似，才可以认定为落入专利权保护范围”。本案中二审法院认定“本案中，涉案外观设计专利中包括茶壶、茶漏、茶杯，属于同一大类又各自独立的产品，故一审法院认定其属于成套产品正确”。北京高院（2015）高民（知）终字第3072号案中，涉案专利积木（201330147666.6）中标明组件1-组件49。一审法院认定“涉案外观设计专利属于成套产品的外观设计。所谓成套产品是指习惯上成套出售或者使用的两件以上各自独立的产品组成，其中每一件产品有独立的使用价值，而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用价值的产品”。上诉人不服成套产品的认定进行上诉，二审法院改判“本案中，涉案外观设计虽然包括49个组件，但其中的49个组件并非各自独立的产品，而是需组合在一起才能发挥积木产品所具有的使用价值，因此，涉案外观设计并非成套产品的外观设计，而是由49个组件构成的组件产品的外观设计。原审判决关于涉案专利为成套产品的定性并不准确，本院予以纠正。”值得注意的是，改判成套产品法院也是从其产品实际情况出发进行的定性。

 

办案心得

笔者结合现行法律及司法实践，认为通过参考图缩小外观设计专利的保护范围存在可行性。笔者提出参考图应以图片实际作用为准，基于此确定是否影响专利保护范围。电动伸缩门案中，专利简要说明中提及专利包含“正常状态及使用状态”，而仅参考图体现了使用状态的专利产品，参考图实为变化状态图，所以法院认为“如果不考虑使用状态参考图1、2对涉案专利权保护范围的影响，会与涉案专利简要说明发生明显抵触”。牙具架案中，专利为组装关系唯一的牙具架套装，而仅参考图体现了组合状态的专利产品，参考图实为使用状态图，应当使用参考图进行侵权比对，也即对专利保护范围产生影响。

回到本案，一方面，本案产品大部分时间及正常使用均是拉开状态，另一方面，结合简要说明专利设计要点在于拉开状态的外观设计。参考图是唯一体现拉开状态的图片，该图片应当认定是实际是变化状态图的参考图，影响专利的保护范围。若确定专利保护范围时不考虑参考图，明显与一般消费者的认知相违背，且与专利简要说明发生抵触。

 

2023年10月30日

顾旻杰 陈小雨