仅技术功能的零部件外观制造另一产品并销售

不构成销售侵权的理解

(原创)

作者：周迪梦 王梨华

 

【绪言】

        2009年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（一）》认为，将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造该另一产品并销售的，归入销售侵权行为的范畴。但因外观设计专利权保护的是产品的外观，若零部件在最终产品的正常使用中只具有技术功能作用，而不产生视觉效果，则上述行为不能认定为销售，不构成销售侵权。

【案号】

        欧介仁、泰州市金申家居用品有限公司侵害外观设计专利权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书，（2017）最高法民申2649号

【案情简介】

        该再审案件涉及名称为“铝型材(8)”的外观设计专利（下称本专利）。本专利的申请人（一审原告、二审上诉人）为欧介仁，申请日为2012年2月15日。其公告图片由主视图、左视图、右视图、俯视图组成（见附图）。其中主视图显示该铝型材的端面呈两个相对的“个”字通过一个反“C”字（开口朝左）相连的造型。“简要说明”记载 “最能表明设计要点的图片或者照片为主视图”。

（附图）

 

       被申请人（一审被告、二审被上诉人）金申公司销售、许诺销售的是涉案移门产品的整体而非单独的被诉侵权铝型条产品，而不是单独销售、许诺销售被诉侵权铝型条产品。

       一、一审裁判要旨

       从被拆解的被诉侵权设计来看，具备本专利产品的全部构件、设计特征和形状要素，两者在整体外观视觉效果上无差异，应认定两者属于相同设计，经拆解的被诉侵权设计落入了本专利权的保护范围。

       然而，被申请人（一审被告、二审被上诉人）金申公司销售、许诺销售的是涉案移门产品的整体而非单独的被诉侵权铝型条产品。本专利系铝型材，但金申公司实际销售、许诺销售的系涉案移门产品，而不是单独销售、许诺销售被诉侵权铝型条产品。欧介仁在对涉案移门产品进行破坏性拆解之前已明确涉案移门产品在正常的使用状态下无法与涉案外观设计专利进行比对。对于一般消费者而言，其在购买涉案移门产品时也不可能对移门进行破坏性拆解来观察被诉侵权设计铝型条的各个视图，从而影响其对涉案移门产品的购买需求。

       因此，虽然经过破坏性拆解的被诉侵权设计落入本专利权的保护范围，但金申公司销售、许诺销售涉案移门产品的行为未侵害本专利权。一审法院判决驳回欧介仁的诉讼请求。

        二、二审裁判要旨

       同样，二审法院也认可被诉侵权铝型条与本专利的外观在整体视觉效果上无差异，但被诉侵权铝型条安装在涉案移门产品上后，被诉侵权铝型条横截面内部是不可见的，购买金申公司涉案移门产品的消费者仅能观察到被诉侵权铝型条的“个”字形顶部的“人”字形外侧形状。而现有设计表明，在涉案专利申请日之前，具有“人”字形顶部外侧形状的设计，已属于铝型材产品的惯常设计。在此情形下，可以认定金申公司仅利用了被诉侵权铝型条的技术功能，即用于夹持固定涉案移门产品的玻璃。

       因此，虽然被诉侵权铝型条与本专利在整体视觉效果上无差异，但金申公司在本案中的行为只能视为对本专利的使用，而未经专利权人许可使用外观设计专利的行为并不为专利法所禁止，故金申公司在本案中的行为并不构成对涉案专利的侵害。

       三、最高院裁判要旨

       最高院延续了前两审法院的观点，在此基础上，另引用了2009年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》关于零部件外观专利侵权的但书规定。

       判决书写道：“本专利的简要说明中记载，最能表明设计要点的图片为主视图。被诉侵权产品作为该玻璃移门的部件，铝型材与移门上的玻璃镶嵌为一体，无法观察到铝型材的端面，在该产品中仅具有技术功能。

        根据《侵犯专利权司法解释（一）》第十二条第二款关于“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外”的规定，金申公司将铝型材作为零部件制造玻璃移门并进行销售的行为，不构成侵权。”

【启示】

一、 单独制造、销售、许诺销售零部件本身外观专利产品的行为构成侵权，无需置疑，只构成使用行为则不侵权。“使用行为”可参照2017年北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》第一百零四条的定义：“使用外观设计专利产品，是指该外观设计产品的功能、技术性能得到了应用。”

二、将零部件的外观用于制造另一产品构成销售侵权的四个要件：

（一）该外观专利被作为零部件使用在另一侵权产品上，而不是销售零部件本身，如果是销售零部件本身则天然构成销售侵权。

（二）、配套组合而成的整体产品在销售时包含该零部件。

（三）、整体产品进行了销售行为，未实际销售的只能认为是使用行为，而外观使用又不侵权。

（四）、零部件不能在另一产品中仅具有技术功能。如果仅具有技术功能则不认为侵权，那么要合理理解仅具有技术功能，如果既具有技术功能又具有美感的装饰功能则不视为仅具有技术功能。

据此，笔者认为，在当下的司法实践中，只要侵权人销售的是另一种整体产品，同时在被整体销售的产品外观上没有展示出具有外观专利权的零部件，那么对于此类仅具有技术功能的产品零部件不提供外观专利上的保护。

三、 是否以零部件在整体产品“可见”与“不可见”来判断是否仅具有技术功能。

通常情况下，零部件制造整体产品后整个零部件不被消费者“可见”，则通常会认为其仅具有技术功能。

若“部分可见”与“部分不可见”，则需要分析“可见部分”与“不可见部分”在外观设计中的权重，通常授权性技术特征的权重大，现有设计特征的权重小。结合本案，虽然在装配好后的产品上可见涉案铝型材外侧的“人”字形状部分，但该部分的视觉美感并非该项专利的核心和特色部分，在二审判决中被认定为铝型材的惯常设计。而该外观专利的主视图（即截面部分）作为主要起美感作用的外观特征核心，却并未在整体移门产品中展示，因此虽然部分可见仍然被认为仅具有技术功能。

四、 虽然该案已尘埃落定，但我们不妨思考其带来的引申问题：《侵犯专利权司法解释（一）》第十二条第二款的但书条款是否有必要对外观设计专利进行“技术功能”的限制？

        外观设计专利制度的初衷在于保护商品的视觉美感，但人们对美感的理解会随着接触该产品的视角变化而改变。因此，从视角变化的角度来说，在零部件外观专利产品的加工、安装过程中，其视觉美感的核心部分是可视的，但该美感只能在特定时间段短暂地体现，其欣赏者可以是流水线加工人员，也可以是各施工场所的安装工人。若仅因在装配完成后被覆盖而不认定为侵权，往往会打击权利人的维权积极性，因为要寻找到侵权源头、在零部件被组装或加工的过程中取证的条件极为严苛，使权利人负担如此重的举证责任实为不公。

       笔者认为，仅因为具有视觉美感的部分未展示出来，就简单地认定使用并销售带零部件外观专利的另一个产品不构成侵权难以切实维护专利权人的利益，造成了外观设计专利权的内容不完整。在被告明显销售该专利产品的情形下，不应以技术功能这一标准来衡量外观设计专利，而应依据《专利法》第十一条定性为销售外观设计专利，追究法律责任。否则该规定及相关判决会造成外观设计专利保护的漏洞，间接鼓励大量商家出于不正当目的，以产品外壳、功能性使用等隐蔽手段随意侵犯外观设计专利，不利于专利权人的便捷维权，同时也给市场秩序造成投机取巧的不良影响，更不利于营造一个尊重知识产权的社会氛围。

        在此建议可以进一步完善《侵犯专利权司法解释（一）》第十二条第二款。第一，在“制造另一产品并销售的”部分增加“许诺销售”行为；第二，删去但书部分方能为外观设计专利提供更全面的保护。即该条款变更为：“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售、或许诺销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为或许诺销售行为”。

        最后，从实务角度出发，作为权利人一方代理人，律师可尝试在取证时间上规避现有规定造成的不利后果，通过考察侵权方具体的生产销售情况，在零部件产品被组装配套之前作为商品进行购买取证，可避免适用“仅具有技术功能”的但书规定。

 

附 再审民事裁定书全文

 

欧介仁、泰州市金申家居用品有限公司侵害外观设计专利权纠纷再审

审查与审判监督民事裁定书

最高人民法院民事裁定书

（2017）最高法民申2649号

再审申请人（一审原告、二审上诉人）：欧介仁，男，汉族，1971年5月25日出生，住广东省饶平县。

委托诉讼代理人：李旭烽，河南科技通律师事务所律师。

委托诉讼代理人：高春利，河南闻禹律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：泰州市金申家居用品有限公司。住所地：江苏省泰州市海陵区任景路188号。

法定代表人：王贵明，该公司执行董事。

再审申请人欧介仁因与被申请人泰州市金申家居用品有限公司（以下简称金申公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服江苏省高级人民法院（2016）苏民终171号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

欧介仁申请再审称：1.二审法院认定的基本事实错误。二审法院认定金申公司只是对欧介仁享有专利权的“铝型材(8)”外观设计专利（以下简称本专利）进行“使用”，而没有认定金申公司存在生产、销售行为，属于认定基本事实错误。金申公司的工商登记资料显示其经营范围为：家具、移动门、建筑门窗的生产及销售，室内外装饰装潢。同时，二审判决还确认了金申公司提交的现有证据不能证明其销售的被诉侵权移门产品的来源。因此，在没有相反证据的情况下，应当推定金申公司生产并销售了被诉侵权移门产品及其组成零部件“铝型材”。2.二审法院适用法律错误。二审法院认为，金申公司仅利用了铝型材的技术功能，其行为只能视为对涉案专利的“使用”，因未经外观设计专利权人许可的“使用”行为不构成侵权，故金申公司无需承担侵权责任。事实上，铝型材产品既具有连接型材及镶嵌固定玻璃的技术功能，又具有装饰功能，其横截面的设计特征兼具功能性与装饰性。在制造门、窗的过程中，由于连接型材、镶嵌固定玻璃，从而造成最能体现铝型材设计特征的横截面不能显示于外，但不能因此就认为这一制造过程仅利用了铝型材的技术功能，没有利用装饰功能。综上，欧介仁依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项的规定申请再审，请求：1.撤销本案一审、二审判决；2.改判金申公司赔偿欧介仁经济损失20万元；3.判令金申公司承担全部诉讼费用。

本院经审查认为，根据欧介仁申请再审的理由，本案再审审查的焦点问题为：金申公司是否实施了侵害本专利的行为。

《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。根据已查明的事实，本专利名称为“铝型材”，授权公告图片由主视图、左视图、右视图、俯视图组成。本专利的简要说明中记载，最能表明设计要点的图片为主视图。主视图显示的是铝型材的端面造型，呈两个相对的“个”字并通过一个反“Ｃ”字（开口朝左）相连。本案中，被诉侵权产品为金申公司在南京河西国际博览中心进行销售的玻璃移门。作为该玻璃移门的部件，铝型材与移门上的玻璃镶嵌为一体，无法观察到铝型材的端面，在该产品中仅具有技术功能。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款关于“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外”的规定，金申公司将铝型材作为零部件制造玻璃移门并进行销售的行为，不构成侵权，欧介仁的申请再审理由不能成立。

       依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款,《最高人民法院关于适用的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：

         驳回欧介仁的再审申请。

 

 

 

审判长  王艳芳

审判员  杜微科

代理审判员  何鹏

二〇一七年九月二十七日

书记员  胡凯

 

 

作者：浙江杭知桥（上海）律师事务所  周迪梦 | 微信交流：17785607276

作者：浙江杭知桥律师事务所  王梨华 | 微信交流：13052582288

2020.10.25