独占许可后专利权人是否丧失赔偿请求权【附湖南高院判决】

基本信息

一审案号	（2010）长中民三初字第0058号
二审案号	（2012）湘高法民三终字第6号
案由	侵害外观设计专利权纠纷
二审合议庭	审判长 曾志红 审判员 唐小妹 审判员 陈小珍
一审裁判结果	一、被告浙江凌志锁业有限公司和被告中山市凌志锁业有限公司立即停止生产、销售侵犯原告曹湛斌案涉外观设计专利产品的行为；二、被告周伟达立即停止销售侵犯原告曹湛斌案涉外观设计专利产品的行为；三、被告浙江凌志锁业有限公司和被告中山市凌志锁业有限公司于本判决生效之日十日内连带赔偿原告曹湛斌经济损失60000元（包括原告为制止侵权行为所支付的合理费用）；四、驳回原告曹湛斌的其他诉讼请求。
二审裁判结果	驳回上诉，维持原判。
二审裁判时间	二○一二年三月十六日
涉案法条	《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十五条第一款第（一）、（六）项，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十条、第六十五条第二款、第七十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条

【裁判要旨】

   二审湖南高院认为，被上诉人曹湛斌是涉案外观设计专利权人，其将专利的实施权独占许可给他人使用后，仍然是专利权人，对专利的专有权并未丧失，他人未经其许可，为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品时，必然对其专利权造成损害，其有权对侵权行为人提起诉讼，并要求赔偿经济损失。故，上诉人浙江凌志公司、中山凌志公司上诉提出的“被上诉人曹湛斌将涉案专利独占许可给他人实施后无权要求侵权人赔偿经济损失”的上诉理由，没有事实和法律依据，本院依法予以驳回。

   关于专利独占许可他人使用后，专利权人是否有损害赔偿请求权的问题，本案给予了肯定的回复。笔者查看类似案例，虽然天津市第二中级人民法院在 (2010)二中民三知初字第18号曹湛斌诉温州市艾普锁业有限公司等侵犯外观设计专利权纠纷案中持否定观点，法院认为专利权人独占许可他人后，其自身亦无再行使用本案专利和授权他人使用获得收益的权利，对原告授权案外人之后主张的经济赔偿不予支持。但最高人民法院在（2011）民申字第116号以及（2011）民申字第117号案件中均认定原告作为涉案外观设计专利的专利权人，在其专利的实施权独占许可给他人使用后，仍是专利权人，对专利的专有权并未丧失，他人未经许可，为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品时，其有权对侵权行为人提起诉讼，并要求赔偿经济损失。

   对此笔者的观点是，专利独占许可他人使用后，专利权人针对侵权行为，依然享有诉权并有权获得赔偿。专利权人获赔后，独占许可使用人将无权就同一侵权行为另行起诉要求赔偿。为避免产生纠纷，笔者建议在签订独占实施许可合同时，双方应当就维权收益分配、维权成本承担问题做出明确约定。同时专利权人亦可以考虑与独占许可使用人一同作为原告起诉侵权人，参考（2018）苏民终740号诸暨市振宇新材料科技有限公司与李霞、常州市武进区礼嘉惠盛贸新塑料制品有限公司等侵害外观设计专利权纠纷中，外观专利权人李霞和独占许可使用人常州礼嘉公司均作为该案原告，共同起诉被告侵权。

上诉人浙江凌志锁业有限公司、中山市凌志锁业有限公司与被上诉人曹湛斌、湖南东岸装饰建材批发大市场有限公司、原审被告周伟达侵犯外观设计专利权纠纷一案

（2012）湘高法民三终字第6号

   上诉人（原审被告）浙江凌志锁业有限公司，住所地浙江省温州经济技术开发区雁荡东路166号。

   法定代表人郑玲萍，该公司董事长。

   委托代理人刘政华，浙江晨达律师事务所律师。

   上诉人（原审被告）中山市凌志锁业有限公司，住所地广东省中山市古镇曹一工业区永康路侧三号二层。

   法定代表人王文景，该公司董事长。

   委托代理人刘政华，浙江晨达律师事务所律师。

   被上诉人（原审原告）曹湛斌，男。

   委托代理人王树林，广东本宽律师事务所律师。

   被上诉人（原审被告）湖南东岸装饰建材批发大市场有限公司，住所地湖南省长沙市芙蓉区东岸乡东岸村六组。

   法定代表人舒建湘，该公司董事长。

   委托代理人罗屹，男，汉族。

   原审被告周伟达，男，汉族。

   上诉人浙江凌志锁业有限公司（以下简称浙江凌志公司）、中山市凌志锁业有限公司（以下简称中山凌志公司）与被上诉人曹湛斌、湖南东岸装饰建材批发大市场有限公司（以下简称湖南东岸公司）、原审被告周伟达侵犯外观设计专利权纠纷一案，不服湖南省长沙市中级人民法院于2011年9月6日作出的（2010）长中民三初字第0058号民事判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2012年1月6日公开开庭进行了审理。上诉人浙江凌志公司、中山凌志公司共同委托代理人刘政华、被上诉人曹湛斌的委托代理人王树林、被上诉人湖南东岸公司的委托代理人罗屹以及原审被告周伟达均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

   原审法院经审理查明：原告曹湛斌于2005年9月12日向国家知识产权局申请了“门把手面板（H70P）”外观设计专利，该专利于2006年6月7日获得授权，专利号为ZL200530068989.1。该外观设计的特征在于：该专利系锁用面板设计；面板成矩形，面板上部设置可供把手穿过的把手孔，面板下部设置有锁胆孔；面板正面中央部位有十个类似旧体篆书“福”字相连的装饰性图案。该外观设计专利的使用状态参考图2中的装饰性“福”字图案的左右结构呈反向排列。原告与案外人广东雅洁五金有限公司签订《专利实施许可合同》，将涉案专利独占许可给案外人广东雅洁五金有限公司使用，合同有效期限为2009年10月22日至2015年7月1日，该合同于2009年10月30日在国家知识产权局备案。

   2009年11月19日，原告委托代理人胡涛与长沙市公证处公证人员来到位于长沙市人民东路东岸建材市场精品楼西栋14号“金诚五金”门面，购买了标有广东中山市凌志锁业有限公司、浙江凌志锁业有限公司的“凌志”牌弹子插芯门锁一把，型号为XM5909AB，并取得《金诚装饰五金销售清单》一份和周伟达名片一张，胡涛要求销售商出具正式发票和在《金诚装饰五金销售清单》上盖章均遭拒绝。原告委托代理人胡涛对以上购买的门锁实物进行了拍照，公证员对所购实物进行封存，以上整个购买过程由湖南省长沙市公证处进行了公证，并作出了（2009）长证民字第8561号公证书。

   经当庭拆封公证实物，该实物包装盒的正面、右侧面、背面及顶面标有“凌志LINZI＋图形”标识，包装盒的右侧面标注有“广东中山市凌志锁业有限公司、浙江凌志锁业有限公司、ADD：中山市古镇曹一工业区、TEL：0760-2326917、生产标准：QB/T2474-2000”字样。包装盒里有门锁的面板与把手一对，锁体一副，钥匙一套、安装说明书一份。该公证的弹子插芯门锁把手面板的外观特征为：面板成矩形，面板上部设置可供把手穿过的把手孔，面板下部设置有锁胆孔；面板正面中央部位有八个类似旧体篆书“福”字相连的装饰性图案，且其中“福”字图案的左右结构反向排列。原告曾委托律师向浙江凌志公司发函提示其涉嫌侵犯专利权，被告浙江凌志公司未予答复。

   被告浙江凌志公司于1992年10月21日登记成立，注册资本为人民币809万元，登记地址为浙江省温州经济技术开发区雁荡东路166号。经营范围为：制造销售锁具、物位流量压力工业仪表、电子节能器、自控阀门、卫生洁具、五金电器；科技技术服务等。被控侵权产品上标注的“凌志”商标系被告浙江凌志公司于2003年10月23日向国家商标局提出注册申请的商标，注册公告日期为2005年10月21日，专用权期限为2005年10月21日至2015年10月20日。

   被告中山凌志公司于2008年7月7日登记成立，登记地址为中山市古镇曹一工业区永康路侧三号二层。注册资本为人民币3万元，经营范围为：销售五金、门锁、卫浴、洁具。被告中山凌志公司出具证明称本案涉案的被控侵权产品系其销售给被告周伟达。

被告湖南东岸公司于2006年12月15日登记成立，登记地址是长沙市芙蓉区东岸乡东岸村六组。注册资本为人民币300万元，经营范围为：建筑装饰材料市场开发、经营管理、招租；建筑装饰材料的仓储、配送；建材、化工原料、化工产品（不含危险品）、五金交电、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、计算机软硬件和通讯器材、电子产品(不含电子出版物)、机电设备、汽车(不含小轿车)、汽车配件、金属材料环保产品、保健品(不含食品)的销售。(以上涉及前置审批的，凭许可证经营)。

   被告周伟达与被告湖南东岸公司于2009年6月21日签订《湖南东岸装饰建材批发大市场门面、仓储租赁合同》，约定周伟达承租湖南东岸装饰建材批发大市场精品楼区西一栋14号门面，租赁期限为两年，自2009年8月1日起至2011年7月31日止。周伟达遵守国家法律、法规和市场各项管理制度，合法经营，对自身的经营行为负责。被告周伟达于2010年5月12日取得字号为长沙市芙蓉区饰好五金经营部的个体工商户营业执照。原告公证购买被控侵权产品时即2009年11月24日时，被告周伟达尚未取得个体工商户营业执照，被告周伟达在原审法院的调查中陈述，当时已经向工商部门申请了，但还没有批下来。同时，被告还认可（2009）长证民字第8561号公证书里提到的本案被控侵权产品的销售场所即湖南东岸建材批发大市场精品楼西栋14号“金诚五金”的门面即系其经营，《金诚装饰五金销售清单》是其出具，但同时提出异议称其出售的是公证书上所称的XM5909AB型号的锁，而不是锁面板后面标示的LZ6909型号的锁。

   原审法院认为，被控侵权产品与原告涉案专利外观设计相比较，二者均为门锁把手面板的设计，且面板的形状均为矩形，都设置有把手孔和锁胆孔，以及面板中央都以类似旧体篆书“福”字相连作为装饰性图案；区别在于装饰性“福”字图案的左右结构排列方式及“福”字的数量的不同。从原告外观设计的特点来看，面板中央以类似旧体篆书“福”字相连的装饰性图案的设计内容属于该设计的核心要素，虽然两者在设计图案中“福”字的左右结构排列和“福”字数量等设计细节上存有细微差异，但不足以影响认定被控侵权设计和授权专利设计在整体视觉效果上无实质性差异，两者构成近似。故原审法院依法认定被控门锁面板的外观设计已落入涉案专利权的保护范围。根据最高人民法院在2002年7月11日法释[2002]22号《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》的规定：任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的“产品制造者”和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。本案中，被控侵权的“凌志”门锁产品包装上标注有被告浙江凌志公司的企业名称及被告中山凌志公司的企业名称、地址、联系电话等信息；在被控侵权产品上使用的“凌志”商标的注册人系被告浙江凌志公司，且被告中山凌志公司承认本案的被控侵权产品系其提供给被告周伟达。因此，可以认定被告浙江凌志公司和被告中山凌志公司系被控侵权的“凌志”门锁产品的生产者，对原告要求被告浙江凌志公司和被告中山凌志公司停止生产、销售被控侵权产品的主张，原审法院予以支持。两被告辩称系他人冒用其企业名称的辩论意见，因未提交证据证明，原审法院不予采信。被告周伟达辩称其销售的不是原告提交的公证实物即门锁面板背面有“LZ6909”字样的门锁的辩论意见，原审法院认为，虽然原告提交的公证实物即门锁面板背面标示有“LZ6909”字样与其公证书所描述的门锁的型号即“XM5909AB”不一样，但原告提交的公证实物系经公证机构公证封存，且该公证实物与（2009）长证民字第8561号公证书中所附照片一致，同时被告周伟达对公证书中所记载的事实已经向原审法院予以了确认，因此，被告的该辩论意见并不能否认该被控侵权产品系其销售的事实，对该辩论意见原审法院不予支持。同时，被告周伟达系依法登记成立的个体工商户经营者，虽然其销售被控产品时尚未取得个体工商户营业执照，但结合其在被告湖南东岸公司租赁店面用于五金商品销售的目的及公证书所记载的其销售被控侵权产品的事实，足以认定被告周伟达系被控侵权产品的销售者。根据被告湖南东岸公司提供的租赁合同，被告湖南东岸公司与被告周伟达之间的民事法律关系是基于上述合同产生的租赁关系，即出租人与承租人之间的关系，被告湖南东岸公司根据合同约定为承租人提供物业服务，被告周伟达对自己在承租场所的经营行为依法承担责任。就被控侵权产品而言，湖南东岸公司并未实际参与该产品的销售，也未就被告周伟达的销售行为出具发票等销售凭据，且被告周伟达在租赁经营的过程中，已依法取得个体工商户营业执照，故被告湖南东岸公司出租场地的行为与被控侵权行为并无直接关联。因此，对原告根据湖南东岸公司的经营范围推定其系涉案被控侵权产品销售者的主张及原告认为被告周伟达在销售被控侵权产品时未取得营业执照应视为帮助被告湖南东岸公司从而构成共同销售行为的主张，原审法院均不予支持。

   原告曹湛斌作为ZL200530068989.1“门把手面板（H70P）”外观设计专利权人，其虽在本案被控侵权行为发生期间已将该专利独占许可给他人使用，但原告仍是专利权人，依据专利法第六十条的规定，任何人未经专利权人许可均不得实施其专利，原告作为专利权人的合法权利仍应受到法律保护。就本案事实而言，亦并未出现专利权人和被许可人重复对两被告主张权利的情形，因此，对于被告浙江凌志公司、中山凌志公司辩称原告在将该专利独占许可他人使用后不能使用该专利、不能要求经济赔偿的辩论意见，原审法院不予采信。本案中，被告浙江凌志公司、中山凌志公司、周伟达未经原告许可，生产、销售的“凌志”锁具面板落入原告专利权保护范围，且不存在法律规定的不视为侵权的情形，侵犯了原告的外观设计专利权。故对原告要求被告浙江凌志公司、中山凌志公司、周伟达停止侵权的诉讼请求原审法院予以支持，但关于原告要求被告销毁与侵权行为有关的产品、模具和宣传资料等的诉讼请求，原告可以通过其他行政途径予以解决，原审法院不予支持。对于原告要求各被告连带赔偿其经济损失的诉讼请求，原审法院认为，被告周伟达辩称其所销售的被控侵权产品系来源于被告中山凌志公司且中山凌志公司亦予以认可，同时原告也并未提交证据证明被告周伟达明知该被控侵权产品为侵权产品的事实，原审法院依法认定被告周伟达销售的被控侵权产品有合法来源，根据《中华人民共和国专利法》第七十条的规定，被告周伟达的销售行为具有法定的免赔事由。因此，对原告要求被告浙江凌志公司、中山凌志公司承担连带赔偿损失责任的主张，原审法院予以支持，对于要求被告周伟达承担连带赔偿损失责任的主张不予支持。关于赔偿数额，因本案双方均未提交证据证明原告因侵权所受的损失以及被告侵权获利的情况，故原审法院将依法适用定额赔偿，综合考虑涉案专利类型、侵权时间、侵权范围及侵权人的主观状态及权利人维权的合理费用支出等情形确定赔偿数额。因原告现有证据不足以证明被告湖南东岸公司参与实施了侵犯其专利权的行为，因此对于原告要求被告湖南东岸公司停止侵权、赔偿损失的诉讼请求，原审法院不予支持。

   据此，依据《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十五条第一款第（一）、（六）项，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十条、第六十五条第二款、第七十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：一、被告浙江凌志锁业有限公司和被告中山市凌志锁业有限公司立即停止生产、销售侵犯原告曹湛斌ZL200530068989.1号外观设计专利的“凌志”锁具面板产品的行为；二、被告周伟达立即停止销售侵犯原告曹湛斌ZL200530068989.1号外观设计专利的“凌志”锁具面板产品的行为；三、被告浙江凌志锁业有限公司和被告中山市凌志锁业有限公司于本判决生效之日十日内连带赔偿原告曹湛斌经济损失60 000元（包括原告为制止侵权行为所支付的合理费用）；四、驳回原告曹湛斌的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案案件受理费6600元，由原告负担1600元，被告浙江凌志锁业有限公司、中山市凌志锁业有限公司共同负担5000元。此款项已由原告全额预付，原审法院不作退还，两被告应负担部分在履行本判决给付义务时迳付原告。

   上诉人浙江凌志公司、中山凌志公司不服一审判决，共同向本院提出上诉称：被控侵权产品与涉案专利在外观上存在较明显区别，不构成专利侵权；被上诉人曹湛斌将涉案专利独占许可给他人实施后无权要求侵权人赔偿经济损失；即使侵权成立，浙江凌志公司亦不应承担连带责任；原审法院判决赔偿数额过高。综上，请求依法改判。

   本案二审期间，在本院指定的举证期限之内，被上诉人曹湛斌向本院提交了证据一份：即国家知识产权局2011年10月8日颁发的专利号为ZL200530068989.1、证书号为536082的《专利登记薄副本》，拟证明涉案专利权有效。其余各方当事人均未提交新的证据。该证据经二审庭审质证，各方当事人均无异议，本院依法予以认定。

   二审庭审期间，经本院询问，各方当事人均对原审法院查明的事实没有提出异议。

   根据原卷材料、各方当事人对本案事实的承认及二审庭审情况，本院经审理查明，原审法院认定的事实清楚，本院依法予以确认。

   本院认为，本案二审期间争议焦点主要在于一是被控侵权产品是否落入涉案专利权保护范围，二是被上诉人曹湛斌是否能要求侵权人赔偿经济损失，三是上诉人浙江凌志公司是否应承担连带责任。

   关于被控侵权产品是否落入涉案专利权保护范围。将被控侵权产品设计与涉案专利外观设计相比较：二者均为矩形门锁把手面板的设计，均设置有把手孔和锁胆孔，面板中央都以类似旧体篆书“福”字相连作为装饰性图案；二者区别在于装饰性“福”字图案的左右结构排列方式及“福”字的数量的不同。从涉案外观设计的特点来看，面板中央以类似旧体篆书“福”字相连的装饰性图案的设计内容属于该设计的核心要素，被控侵权产品虽然在设计图案中“福”字的左右结构排列和“福”字数量等设计细节上存有细微差异，但二者在整体视觉效果上无实质性差异，构成近似，被控侵权产品外观设计落入涉案专利权的保护范围。故，上诉人浙江凌志公司、中山凌志公司上诉提出的“被控侵权产品与涉案专利在外观上存在较明显区别，不构成专利侵权”的上诉理由，没有事实和法律依据，本院依法予以驳回。

   关于被上诉人曹湛斌能否要求侵权人赔偿经济损失。被上诉人曹湛斌是涉案外观设计专利权人，其将专利的实施权独占许可给他人使用后，仍然是专利权人，对专利的专有权并未丧失，他人未经其许可，为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品时，必然对其专利权造成损害，其有权对侵权行为人提起诉讼，并要求赔偿经济损失。故，上诉人浙江凌志公司、中山凌志公司上诉提出的“被上诉人曹湛斌将涉案专利独占许可给他人实施后无权要求侵权人赔偿经济损失”的上诉理由，没有事实和法律依据，本院依法予以驳回。

   关于上诉人浙江凌志公司是否应承担连带责任。根据本案事实，首先，被控侵权产品包装盒上标注的“凌志 LINZI+图形”商标注册人系上诉人浙江凌志公司，包装盒上还标注了上诉人浙江凌志公司的企业名称，被控侵权产品包装盒上标注这些信息均表明该产品的生产者为上诉人浙江凌志公司；其次，上诉人浙江凌志公司在上诉状中自认与上诉人中山凌志公司系关联企业，浙江凌志公司成立时间早于中山凌志公司，企业规模大于中山凌志公司，浙江凌志公司经营范围包括制造销售锁具，而中山凌志公司经营范围仅包括销售门锁，且中山凌志公司在本案一审期间已承认被控侵权产品系其提供给原审被告周伟达。综合以上事实，可以认定上诉人浙江凌志公司、中山凌志公司共同实施了制造涉案侵权产品的行为，二者应当承担停止侵权并赔偿经济损失连带责任。故，上诉人浙江凌志公司、中山凌志公司上诉提出的“上诉人浙江凌志公司不应承担连带责任”的上诉理由，没有事实和法律依据，本院依法予以驳回。

   综上，上诉人浙江凌志公司、中山凌志公司未经专利权人曹湛斌许可，为生产经营目的共同制造了侵犯其涉案外观设计专利权的产品，其均应当承担相应的民事责任。原审法院综合考虑涉案专利类型、侵权时间、侵权范围、侵权人的主观状态及权利人的维权和合理费用支出等情形确定本案赔偿数额为60 000元恰当。原审法院认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款（一）项之规定，判决如下：

   驳回上诉，维持原判。

   本案二审案件受理费6600元，由上诉人浙江凌志锁业有限公司负担3300元、由上诉人中山市凌志锁业有限公司负担3300元。

本判决为终审判决。

                                            审  判  长   曾 志 红

                                            代理审判员   唐 小 妹

                                            代理审判员   陈 小 珍

                                            二○一二年三月十六日

                                            书  记  员   王 慧 芳