商标权人推定为制造商应附加条件及对《第22号批复》的理解【附最高院判决】

 

【要旨】

      在专利侵权案件中，侵权产品上附着有商标，是否可以将商标权人推定为产品制造商起诉，要求其承担制造侵权责任？

       如果要认定为制造商，应当满足商标权人是涉案侵权产品制造者的身份或是与他人使用该商标共同实施了制造被诉侵权产品的行为，而不能简单援用《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标权人为被告提起民事诉讼的批复》（以下简称《第22号批复》），认为仅仅将商标使用在涉案侵权产品上，就认定商标所有者属于《民法典》、《产品质量法》规定的“生产者“，商标权人应当承担侵权产品制造者专利侵权责任。仅仅是商标或专利许可还不能认为是制造商，除非其同意标注其为制造商，或者贴自己的商标委托他人制造，或者同意共同制造等。

       《第22号批复》规定：“任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他表示体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国产品质量法》规定的‘生产者’ ”。理解这项司法解释应当结合申请该批复的请示具体涉及的案例。该案例是美国通用汽车公司许可使用商标的汽车因为产品质量发生事故，通用汽车公司作为商标权人被一并起诉作为被告。这是一个产品质量侵权案件，该产品被许可使用的商标权人与制造商一并被起诉作为共同被告，该司法解释其实存在隐含的成立条件。最高人民法院在再审中认为第22号批复主要针对产品侵权案件中，商标权人许可使用商标的涉案产品因质量问题造成人身损害，商标权人应当与产品制造者和生产者一样承担产品侵权损害赔偿责任，所以属于产品责任案件是前提条件，首先商标权人许可他人使用商标，并且该许可表示其作为产品制造者。由此可以得出，仅仅判断是否有有效的商标实施许可就得出是否承担侵权责任是不充分的，这意味着商标所有者还要有产品制造者或者生产者的身份才能承担相应的产品侵权责任，《第22号批复》是有适用条件的，其规定看起来是特殊规定，其实本质上还是回归了判断侵权责任的基本构成要件上来。

【笔者解读】

《第22号批复》第一句话：“任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上”，该句话标明是行为。

第二句话：“表示其为产品制造者的企业或个人”

第一句话标明是行为，第二句话标明的是第一句话对应的行为的要达到的实质结果，如果达不到实质性结果则第一句话的行为将没有民事法律行为的意义。

这两句话表示的是且的关系，要同时符合第一句话和第二句话的条件才成立。

       最高人民法院认为本案的核心焦点在于认定温州蓝天公司是否是涉案侵权产品的制造者，这决定了商标所有者是否可以被认定为专利侵权人做为共同被告，这也同时帮助我们理解《第22号批复》中“表示其为产品制造者的企业或者个人“的含义。《第22号批复》实质上也对商标权人侵权产品制造者身份的实质要求。而理解商标的标识作用和商标权人的法定义务可以更好的理解商标权人被推定为侵权产品制造者实施侵权行为的规定。

 

       商标的标识作用是指商标用来区分商品来源，它帮助消费者凭借商标的信誉来选择商品。这种区分价值更多的是与销售阶段的商标使用人捆绑在一起，而不能证明商标权人与产品制造者有必然的连系。而且本案中，温州蓝天公司是一家知识产权代理公司，从实际情况看其经营范围并无从事制造门锁的业务，而且原告也不能证明其与他人使用商标共同制造了侵犯外观专利的门锁，所以认定其为使用了其商标包装的门锁的制造者是没有法律依据和证据支撑的。仅仅从商标的作用来看，商标权人并不必然是侵权产品的制造者，而且结合商标权人的实际经营情况来判断，也并无单独或者与他人共同生产制造侵权门锁的侵权行为。

        而商标权人没有尽到正确和合法使用商标的义务，对其注册商标的使用和管理也没有尽到谨慎注意义务，并且对被诉侵权产品的销售后果享有利益，也不是商标所有者实施了侵权行为应当承担侵权损害赔偿责任的充分条件。这个问题的核心其实还是在于商标所有者是不是侵权产品制造者，是否实施了法律禁止的侵权行为给专利权人造成了损失。判断侵权责任问题仍要回到判断专利侵权的构成要件中来。未正确使用和合法使用商标的行为不等于实施了侵犯专利权的制造行为，本案中温州蓝天公司的商标使用在了侵犯外观设计专利此产品的外包装上，存在许可使用或者是冒用的不同可能，商标权人是否尽到了正确和合法使用商标因此结论也不相同。但不论证明结论是哪一种，这个案件的事实只是在侵权产品包装上使用了商标，温州蓝天公司没有实际参与制造或者与他人共同制造侵权门锁。

 

 

 

附

1. 最高人民法院民事裁定书
2. 最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标权人为被告提起民事诉讼的批复

 

广东雅洁五金有限公司与温州蓝天知识产权代理有限公司、黎泽强、马化通

侵犯外观设计专利权纠纷再审审查民事裁定书

 

 

中华人民共和国最高人民法院

民 事 裁 定 书

（2012）民申字第211号

申请再审人（一审原告、二审被上诉人）：广东雅洁五金有限公司。

法定代表人：曹国基，该公司经理。

委托代理人：王树林，广东本宽律师事务所律师。

委托代理人：李伟波，广东本宽律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审上诉人）：温州蓝天知识产权代理有限公司。

法定代表人：张贤林，该公司经理。

一审被告：黎泽强。

一审被告：马化通。

       申请再审人广东雅洁五金有限公司（以下简称广东雅洁公司）因与被申请人温州蓝天知识产权代理有限公司（以下简称温州蓝天公司）、一审被告黎泽强、马化通侵犯外观设计专利权纠纷一案，不服天津市高级人民法院（2011）津高民三终字第57号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

        广东雅洁公司申请再审称：商标是识别商品来源的重要标志，根据《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标权人为被告提起民事诉讼的批复》，应当推定被诉侵权产品外包装上所标示商标的所有人温州蓝天公司是被诉侵权产品的制造者。温州蓝天公司提出其是代汪元平持有商标的抗辩意见不能成为其免责的理由。因此，请求撤销二审判决，维持一审判决。

       本院认为：本案的争议焦点在于温州蓝天公司是否为被诉侵权产品的制造者。广东雅洁公司主张温州蓝天公司为被诉侵权产品的制造者，其提供的唯一证据是被诉侵权产品的包装盒上标示有温州蓝天公司的商标。温州蓝天公司作为知识产权代理公司，其经营范围是从事知识产权代理业务，不具有制造被诉侵权产品锁具的能力，且广东雅洁公司也没有提供证据证明温州蓝天公司与他人使用该商标共同实施了制造被诉侵权产品的行为。因此，仅凭该证据尚不足以认定温州蓝天公司系被诉侵权产品的制造者。

        虽然，《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标权人为被告提起民事诉讼的批复》指出，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的“产品制造者”和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。但是，该批复主要针对在诸如商标的所有人许可他人使用其标识的情况下，出现因产品质量不合格造成人身损害时，规定该标识的所有人应当与实际“产品制造者”和“生产者”一样承担损害赔偿责任。而本案并不涉及产品质量问题，并且广东雅洁公司也未提供证据证明温州蓝天公司曾许可他人将涉案商标体现在被诉侵权产品上，故该批复不适用于本案的情形。

        鉴于温州蓝天公司不具有制造锁具的能力，且没有证据表明其与他人使用该商标共同实施了制造被诉侵权产品的行为，因此该商标是否为温州蓝天公司代汪元平持有并不影响裁判的结果。

        综上，广东雅洁公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条的规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款的规定，裁定如下：

        驳回广东雅洁五金有限公司的再审申请。

审　判　长　　王永昌

代理审判员　　秦元明

代理审判员　　李　剑

二〇一二年三月二十六日

书　记　员　　周睿隽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标权人

为被告提起民事诉讼的批复

最高人民法院

最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标权人为被告提起民事诉讼的批复


　　（2002年7月４日最高人民法院审判委会员第1229次会议通过，
　　根据2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议
　　通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定〉等十九件民事诉讼类司法解释的决定》修正）

　　北京市高级人民法院：
　　你院京高法〔2001〕271号《关于荆其廉、张新荣等诉美国通用汽车公司、美国通用汽车海外公司损害赔偿案诉讼主体确立问题处理结果的请示报告》收悉。经研究，我们认为，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。本案中美国通用汽车公司为事故车的商标权人，根据受害人的起诉和本案的实际情况，本案以通用汽车公司、通用汽车海外公司、通用汽车巴西公司为被告并无不当。

 

【笔者解读】

第一句话：“任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上”，该句话标明是行为。

第二句话：“表示其为产品制造者的企业或个人”

第一句话标明是行为，第二句话标明的是第一句话对应的行为的要达到的实质结果，如果达不到实质性结果则第一句话的行为将没有民事法律行为的意义。

这两句话表示的是且的关系，要同时符合第一句话和第二句话的条件才成立。

 

 

作者  吴丽思 杭知桥律师事务所上海分所

王梨华 杭知桥律师事务所杭州总所